知財と秘密保持契約

知的資産の中には、特許、実用新案、意匠や商標といった産業財産権と言われているものや著作権などを含めた知的財産権(以下、「知財」という。)だけでなく、企業独自のナウハウや取引先などの情報、社内研修なども含まれます。

企業間で共同開発する場合を考えますと、ノウハウの交換はもちろんのこと、お互い持ち合わせている知財の使用許諾を契約に盛り込むことは珍しくありません。

中には、知財そのものの売買も発生するかもしれませんが、何はともあれ、企業間のやりとりには秘密保持契約は欠かせません。

いずれにしても、知財、秘密保持に関する規定は、単独で契約を締結する場合もあれば、他の契約書の中の一部として利用される場合もありますので、知財を知らずしてビジネス契約書の作成はできないといっても過言ではありません。

また、近年、大企業だけでなく、中小企業においても、国内外で秘密情報の持ち出しなど不正競争防止法に関する事件が多発していますので、契約の前に社内での情報管理についてもしっかり行わなければなりません。


秘密保持契約

企業間で高額な知的財産権のライセンス供与や大規模な共同開発を行う場合などでは、具体的な打ち合わせに入る前に、まず秘密情報保持契約の締結が行われるのが一般的です。

技術情報や営業秘密など、一般的に知られていない企業内部の情報を相手方に開示する必要性があると考えられるからです。

開発の規模が小さい場合などは、基本契約の中で秘密保持契約について規定しているのをよく見かけます。契約当事者の一方が中小企業の場合などでは、このケースの方が多いかもしれません。

ところで、この秘密保持契約を結んだからといって安心できるわけではありません。

契約当事者の一方が、秘密保持契約違反を犯した場合、民法の債務不履行による損害賠償の請求は可能ですが、訴える側が、相手方の債務不履行を立証する必要がありますので、かなりハードルが高いといえます。

そこで、近年よく用いられているのが、不正競争防止法ですが、これを使用するためには、秘密情報を一般的な情報と明確に区別し、容易にアクセスできないような管理下に置く必要があります。

こうすることにより、秘密情報の対象が何であるか、という特定もできますし、違反を起こした場合、起こした側に違反行為を行っていないという立証責任が生じます。
また、不正競争防止法の損害額に関する規定を利用することで、損害額の算定も容易に行うことが可能となります。

つまり、契約を結ぶにしても、その前にお互いやるべきことがあるということです。

秘密保持契約書の記載事項

秘密保持契約書に最低限記載すべきと考えられる事項は、以下の通りです。

秘密情報並びに秘密情報の範囲の特定

一般的には、公知でない情報という言葉がよく使われますが、打ち合わせや開発過程においてしか知りえない特別な情報が「秘密情報」として規定されるケースがほとんどです。

また、開発等においては、関連会社や子会社に一部を委託する場合もよくあることですので、その場合の条件についても忘れづに規定する必要があります。

管理方法

管理責任者を置き、関連会社を含めえた情報の管理について規定します。


目的外使用の禁止

当たり前のことですが、目的以外では使用できない旨を規定します。


第三者への開示の禁止

第三者への開示禁止と同時に、開示してもよい場合の範囲及び条件等を合わせて記載します。

例えば、社内役員や弁護士、会計士などへの開示条件や税務署、検察などの公的機関への開示許可について規定します。


存続期間

契約期間とは別に、秘密保持契約の効力が及ぶ期間を規定します。

例えば、契約期間満了から5年間とか、期間を定めない場合とか、契約によってまちまちです。特にこうしなければいけないという決まりはありませんので、当事者同士で納得いく期間を決めてください。


秘密情報の破棄又は返却

契約期間満了後の情報の取り扱いについての規定です。
ハード的なものの返却若しくは廃棄だけでなく、ソフトウェアの消去なども含まれます。


損害賠償

共同開発等の前段階での契約とはいえ、他の契約締結前に生じた契約違反に対する損害賠償についても記載しておく必要はあります。


知的財産権に関する契約

知的財産権は、それ自体に不動の資産的価値があるわけではなく、相手方にその権利を譲渡若しくは使用(実施)させて初めて財産的な価値が生じます。

また、知財の種類や使用する態様によって、その価値は変わってきます。

例えば、商標利用権一つとっても、包括的な商標利用契約にするのか、生産する商品1個当たりいくらという契約をするかによって、随分と金額的に差がでてくることがあります。

後者の場合、当然たくさん売れれば、包括利用契約よりも得するわけですが、売れ行きがはかばかしくなければ、逆になるわけです。

このように取引の内容によって、売上及び利益が大きく変わってくる可能性が十分ありますので、知財の種類やビジネスの状況などを考慮しつつ、相手方も納得できるような契約書を作成する必要があります。

また、著作権に至っては、一つの著作物に対し複数数の権利が付属してきますので、その権利ごとに使用許諾を行うのか、一括するのかによって、契約内容が大きく異なります。

従って、知財に関する契約においては、一般的に販売されている雛形と呼ばれる契約書を多少書き換えて使用するという手は通用しないのではないかと思われますので、専門家に依頼することをお勧めします。


POINT

一般的な契約の中での使用

秘密保持及び知財に関する規定は、基本契約や個別契約など、契約書のどこかで必ず目にする規定ですので、必ず、その有無を確認するようにしてください。

契約の内容によっては、一見知財に関するものなんてどこにも見当たらないと思ってしまうものもあるでしょうが、創作したものには、黙っていても著作権が発生するので、知財に関するものが何もないというのは寧ろ例外的なことだと思ってください。

一般的な契約書の中で記載する事項ですが、上記の秘密保持契約の中で記載した基本的な事項は、一般的な契約書の中においても記載してしかるべき事項です。
秘密保持契約書と内容的に差をつける必要はありません。

著作権に関しては、著作物の所有権、著作権の帰属をどうするか、ということが重要事項ですので、以下のような点に留意して記載する必要があります。

  • 契約前に既に保持していた創作物の著作権の帰属
  • 契約後に創作された著作物の著作権の帰属
  • 契約前に保持していた著作物と契約後に創作された著作物が分離できない場合の著作権の帰属
  • 著作権の使用許諾など


知財契約の例

  • 特許権(実用新案権、商標権、意匠権)譲渡契約
  • 著作権譲渡契約
  • 特許権実施許諾契約
  • 商標使用権許諾契約
  • 著作権専用実施権許諾契約
  • ソフトウェア使用許諾契約
  • 出版契約
  • 著作権質権設定契約